AEO, compliance e tutela dei diritti di proprietà intellettuale: made in, marchi, brevetti e altro. La domanda di intervento o AFA (action for application)

L’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) con la propria circolare n.17/2025 fornisce chiarimenti in merito alla tutela della proprietà intellettuale con particolare riferimento agli aspetti procedurali relativi alla presentazione e all’accoglimento delle domande di intervento doganale ai sensi del reg (UE) 608/2013. Fornisce un supporto a tutela delle merci contraffatte o usurpative.

L’ADM conferma che la domanda di intervento o AFA (application for action) rappresenta lo strumento principale per la difesa dei diritti di proprietà intellettuale da tentativi di contraffazione e usurpazione.

Il richiedente dell’AFA fornisce dati oggettivi e soggettivi utili a discernere i prodotti originali da quelli contraffatti e ad intercettare le spedizioni maggiormente a rischio, anche a vantaggio dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività di controllo. Tali dati vengono condivisi attraverso la banca dati COPIS.

Come l’operatore economico può richiedere una domanda di intervento (application for action)? L’operatore economico deve presentare la propria domanda attraverso l’ Intellectual Property Enforcement Portal (IPEP) sviluppato da EUIPO. L’IPEP consente di all’operatore economico di essere informato del fermo doganale di prodotti potenzialmente irregolari e può così fornire una perizia di parte per suffragare o escludere le ipotesi di illecito. Qualora si tratti di DPI diversi da marchi e disegni, si può richiedere l’accredito al portale IPEP inviando una mail a ipenforcementportal@euipo.europa.eu indicando il proprio codice EORI ed allegando la documentazione attestante la titolarità del diritto.

La domanda di intervento può essere nazionale o unionale.

• AFA nazionale: la tutela è accordata solo sul territorio di uno Stato membro dove il DPI è riconosciuto e l’AFA va presentata all’Autorità doganale di detto Paese. La norma dà la possibilità di presentare, per lo stesso DPI, tante singole domande nazionali per quanti sono gli Stati membri in cui il diritto è riconosciuto.
• AFA unionale: ha ad oggetto diritti riconosciuti in uno o più paesi UE e, pertanto, registrati direttamente presso l’EUIPO o, qualora i diritti siano validi anche in altri stati extra-UE, presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO). Con l’AFA unionale si chiede tutela in tutti gli Stati membri ovvero in quelli ivi espressamente indicati. È possibile presentare una sola AFA unionale per DPI tutelato, depositandola in uno degli Stati membri in cui si chiede tutela, a discrezione del richiedente.

L’AFA protegge i diritti di proprietà intellettuale sia in import sia in export.

E’ utile sottolineare che:

1. in Italia ADM è l’ente responsabile per la tutela delle norme in materia di origine (made in, origine non preferenziale) e provenienza dei prodotti, di proprietà industriale e di diritto d’autore;
2. Un soggetto che agisce in qualità di rappresentare di uno o più titolari di DPI può espletare la procedura di presentazione delle domande di intervento accreditando sul portale IPEP sé

stesso e i diversi soggetti rappresentati;

1. L’autorità doganale che ha adottato la domanda iniziale può, su richiesta del titolare del diritto o del suo rappresentante, prorogare la durata della tutela per un periodo non superiore ad un anno;
2. L’autorità doganale può, inoltre, sospendere d’ufficio una domanda precedentemente accolta qualora accerti che i diritti oggetto di tutela abbiano cessato di avere effetto o che la persona che ha presentato la domanda non è più associabile al titolare del diritto.

Da una prospettiva di compliance doganale si ricorda che l’osservanza della legislazione doganale richiesta per l’ottenimento e il mantenimento dell’AEO si misura anche rispetto delle norme relative all’origine non preferenziale o commercia oppure “made in”. Infatti, il questionario di autovalutazione (QAV) per l’AEO riporta il seguente quesito (domanda 2.1) per cui: “ a) Sono state individuate violazioni delle norme doganali nella sua azienda o da parte delle autorità doganali negli ultimi tre anni? Nel caso di una nuova impresa, indicare N/A, non applicabile. Se sì, descrivere brevemente le violazioni.  b) In che modo sono state segnalate le violazioni alle autorità governative competenti e quali misure di garanzia della qualità sono state introdotte per evitare il ripetersi di tali violazioni in futuro?  Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità?..” ; in questo modo, individua la centralità dell’osservanza della normativa doganale la quale, secondo gli orientamenti AEO del 2016, si sostanza nel non compiere le seguenti condotte indicate a titolo meramente esemplificativo: “…- contrabbando; – frode, ad esempio una classificazione non corretta effettuata deliberatamente, una sottofatturazione o sovrafatturazione o una dichiarazione di origine falsa effettuate allo scopo di evitare il pagamento di dazi doganali; – infrazioni correlate ai diritti di proprietà intellettuale (DPI); – frode concernente un regolamento antidumping; – infrazioni relative a divieti o restrizioni; – contraffazioni; – qualsiasi altro reato inerente agli obblighi doganali;…”.

Tra le condotte evidenziate si inserisce la sanzione prevista dall’articolo 517 del codice penale in materia di falsa attestazione dell’origine non preferenziale (made in) per cui “…Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell´ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull´origine, provenienza o qualità dell´opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro…”.

Mentre la fallace indicazione dell’origine secondo i commi 49 e 49 bis dell’articolo 4 della legge del 24 dicembre 2003, n. 350 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004”), è costituita dall’ipotesi per cui “… L’importazione e l’esportazione a fini  di  commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione  di  atti  diretti  in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti  false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine  costituisce  reato ed  e’  punita  ai  sensi  dell’articolo  517  del   codice   penale…” e “…Costituisce fallace  indicazione  l’uso  del  marchio,  da parte del titolare o del licenziatario, con modalità  tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia  di  origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi  siano  accompagnati  da  indicazioni  precise   ed   evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti  ad  evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine  del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione,  resa  da parte  del  titolare  o  del  licenziatario  del  marchio,  circa  le informazioni  che,  a  sua   cura,   verranno   rese   in   fase   di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto…”

Infine, vale la pena chiedersi: cosa sono i diritti di proprietà intellettuale?  Per diritti di proprietà intellettuale si intende (a titolo esemplificativo):

1. a) un marchio;
2. b) un disegno o modello;
3. c) un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;
4. d) un’indicazione geografica;
5. e) un brevetto ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione.

Al riguardo sarà interessante osservare come l’intelligenza artificiale potrà impattare sulla compliance dei DPI in dogana.